对转化企业而言，要真正做到将高校和科研院所等科学技术研究开发机构（“科研机构”）所形成的科技成果落地应用，离不开在科研机构任职的科学技术人员（ “科技人员”）的协助；甚至在相当数量的案例中，转化企业的创始人或核心技术人员本就是科研机构的科技人员，在企业的初创阶段，这些创始人或核心技术人员仍然保持了与科研机构的劳动或人事关系。

《中华人民共和国专利法》（《专利法》）第六条第一款规定：“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位，申请被批准后，该单位为专利权人。该单位可以依法处置其职务发明创造申请专利的权利和专利权，促进相关发明创造的实施和运用。”

基于上述规定，尽管相关科技成果确实是诞生于科技人员之手，但附着于科技成果之上的知识产权却并不必然属于科技人员，相反地，该等科技成果的知识产权将有极大的可能因为科技人员与科研机构的任职关系而被认定为归属于科研机构。对于部分具有上市预期的转化企业而言，《专利法》第六条的规定带来至少两个层次的职务发明问题：

这些涉及科技人员的科技成果知识产权是否属于科研机构的职务发明，其权属究竟如何？

存在“科研机构职务发明之外观”的科技成果是否会对转化企业的上市造成不利影响？

针对上述两个层次的职务发明问题，结合当前的立法实践以及以往经历的科技成果转化项目经验，我们试图在本文中予以初步梳理和探讨。

01 职务发明的认定和归属规则

1.职务发明的认定规则

如前所述，《专利法》第六条定下了职务发明的基本规则，即满足“执行本单位的任务”或“主要是利用本单位的物质技术条件”两个条件之一。在此基础上，《中华人民共和国专利法实施细则》（《专利法实施细则》）第十二条对“执行本单位的任务”这一概念作了进一步细化，包括“ (一)在本职工作中作出的发明创造；(二)履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造；(三)退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。”

综上，符合以下条件之一的将构成《专利法》意义上的职务发明：

员工在本职工作中作出的发明创造；

员工履行单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造；

员工从原单位离职（退休、调离原单位或者劳动、人事关系终止）后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者分配的任务有关的发明创造；

员工主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造。

此外，职务发明的认定还涉及一些具体细节问题，对于这些问题，部分司法实践对相关规则进行了进一步阐释，包括但不限于：

（1）职务发明的认定是否以双方签署劳动合同为前提

《专利法》意义上的职务发明认定并不必然以签署劳动合同为前提，在部分案件中，实习生、退休返聘人员、参与经营管理的股东与董事都有可能符合《专利法》中“本单位人员”的条件，其形成的发明创造有可能被认定为职务发明[1]。

（2）“主要是利用本单位的物质技术条件”如何认定

现实生活中，员工作出的发明创造或多或少都会利用了单位的设备、技术资料等，对于《专利法》第六条所称的“主要利用”，司法实践通常会参考《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四条的相关规定，即“包括职工在技术成果的研究开发过程中，全部或者大部分利用了法人或者非法人组织的资金、设备、器材或者原材料等物质条件，并且这些物质条件对形成该技术成果具有实质性的影响；还包括该技术成果实质性内容是在法人或者非法人组织尚未公开的技术成果、阶段性技术成果基础上完成的情形。但下列情况除外：(一)对利用法人或者非法人组织提供的物质技术条件，约定返还资金或者交纳使用费的；(二)在技术成果完成后利用法人或者非法人组织的物质技术条件对技术方案进行验证、测试的。”

最高人民法院在（2020）最高法知民终1848号民事判决书中对上述标准进行了进一步阐述，即“其一，单位物质、技术条件的存在是该发明创造作出过程中不可缺少的必要条件，在没有该物质、技术条件参与的情况下，该发明创造的成就无法实现；其二，相对于发明人使用的其他来源的物质、技术条件而言，单位物质、技术条件在重要性上居于主要地位，足以胜过其他来源的物质、技术条件，从而可以据此决定争议专利的权属。”

（3）发明创造与单位本职工作或者分配任务相关性如何认定

最高人民法院在（2019）最高法民申6342号民事裁定书中指出：“在判断涉案发明创造是否属于专利法实施细则第十二条第一款第三项规定的“有关的发明创造”时，应注重维护原单位、离职员工以及离职员工新任职单位之间的利益平衡，综合考虑以下因素：一是离职员工在原单位承担的本职工作或原单位分配的任务的具体内容，包括工作职责、权限，能够接触、控制、获取的与涉案专利有关的技术信息等。二是涉案专利的具体情况，包括其技术领域，解决的技术问题，发明目的和技术效果，权利要求限定的保护范围，涉案专利相对于现有技术的‘实质性特点’等，以及涉案专利与本职工作或原单位分配任务的相互关系。三是原单位是否开展了与涉案专利有关的技术研发活动，或者是否对有关技术具有合法的来源。四是涉案专利（申请）的权利人、发明人能否对于涉案专利的研发过程或者技术来源作出合理解释，相关因素包括涉案专利技术方案的复杂程度，需要的研发投入，以及权利人、发明人是否具有相应的知识、经验、技能或物质技术条件，是否有证据证明其开展了有关研发活动等。”

2.职务发明的归属规则

根据《专利法》第六条第一款的规定，在未达成相关约定的情况下，职务发明的相关知识产权归属于单位，即便其他主体以其名义申请了相关专利，作为职务发明真正权利人的单位仍有权向法院起诉，要求将权利人变更为单位。

例如，在（2016）京民终315号专利权属纠纷案中，雷某等人为在K公司任职的员工，在任职期间为完成本职工作完成了一系列技术成果。第三方H公司在取得前述技术成果后以自身名义向国家知识产权局提交了9件相关专利申请并取得了授权。K公司发现H公司侵犯后向法院起诉，主张相关专利系雷某等人的职务发明，请求法院确认专利权人为K公司，法院最终支持了K公司的相关请求。

又如，在（2020）沪民终254号专利权属纠纷案中，杜某为在Y公司任职的员工，并在其任职期间形成了部分技术成果。杜某以自身名义向国家知识产权局提交了2件专利申请并取得了授权，后又将两件专利予以放弃。Y公司向法院起诉，主张该等专利系职务发明，请求确认专利权人为Y公司，且杜某放弃该等专利的行为无效。法院认可了相关职务发明归属于Y公司的主张，但表示被告放弃涉案专利权的行为不属于民事行为，在专利权权属纠纷案由项下无法处理该诉讼请求；尽管如此，从方便当事人变更权属、节约社会成本角度，法院仍对被告放弃的行为进行了论述，认为被告违背诚实信用原则、在法院最终对系争专利权属做出生效认定之前，任何一方均不应擅自作出影响系争专利权效力的行为，且考虑到被告放弃专利权并无正当理由、欠缺正当行使权利的主观意图，进一步认定被告放弃涉案专利权的行为具有损害原告合法权益的主观恶意。经查询，目前相关专利已恢复为有效状态，且权利人已变更为Y公司。

尽管存在《专利法》第六条第一款的规定以及相关司法案例，《专利法》第六条第三款规定了职务发明知识产权归属的约定优先规则，即“利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，单位与发明人或者设计人订有合同，对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的，从其约定。”

02 IPO背景下的职务发明问题解决对策

1.职务发明问题的两个层次

如前文所述，对转化企业而言，《专利法》第六条的规定带来的职务发明问题具有两个层面：（1）涉科技人员的成果知识产权是否属于科研机构的职务发明，其权属如何；（2）存在“科研机构职务发明之外观”的科技成果是否会对转化企业的IPO造成不利影响。

其中，第（1）个层面的问题对应的是上文第一部分所述职务发明的认定和归属规则的实际适用问题；而第（2）个层面的问题所对应的，则是转化企业自身是否存在核心技术依赖、是否具备持续经营的稳定性以及相关披露是否全面的问题。以科创板为例，相关要求的主要体现如下：

（1）《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》

《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》第十二条规定：“发行人业务完整，具有直接面向市场独立持续经营的能力：

（一）资产完整，业务及人员、财务、机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易。……（三）发行人不存在主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经或者将要发生重大变化等对持续经营有重大不利影响的事项。”

（2）《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第41号——科创板公司招股说明书》

第三十三条：“发行人应结合科创板企业特点，披露由于重大技术、产品、政策、经营模式变化等可能导致的风险：（一）技术风险，包括技术升级迭代、研发失败、技术专利许可或授权不具排他性、技术未能形成产品或实现产业化等风险……”

第五十三条：“发行人应分析披露对主要业务具有重大影响的主要固定资产、无形资产等资源要素的构成，分析各要素与所提供产品或服务的内在联系，是否存在瑕疵、纠纷和潜在纠纷……”

第六十二条：“发行人应分析披露其具有直接面向市场独立持续经营的能力：（一）资产完整方面。……合法拥有与生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，……（七）发行人不存在主要资产、核心技术、商标的重大权属纠纷……”

2.IPO背景下的职务发明问题解决对策

结合职务发明问题的两个层次，IPO背景下，在科技人员本身的劳动关系确实隶属于科研机构的情况下，转化企业需要结合实际情况，特别是科技成果具备“科研机构职务发明之外观”，但转化企业提供了主要的“物质技术条件”或科技成果是在转化企业主要分配的工作任务中完成等，逐步考虑问题解决对策。

（1）相关科技成果不构成职务发明

对转化企业而言，倘若尽管科技成果具备“科研机构职务发明之外观”，但转化企业提供了主要的“物质技术条件”或科技成果是在转化企业主要分配的工作任务中完成，则可以考虑直接证明“尽管存在部分业务相关科技成果，在法律外观上与科技人员的职务发明相类似，但该等科技成果并不构成职务发明”。在论证相关科技成果不构成职务发明的过程中，可以尝试考虑：

a.由科技人员所任职的科研机构出具书面声明，明确相关科技成果不构成职务发明

结合相关问询答复实例，由科研机构直接出具声明文件是较为直接的职务发明问题解决思路。例如，在保荐机构关于LA公司首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐工作报告中，保荐机构指出：“经核查发行人报告期内与T大学、Z大学签署的技术合作协议、T大学出具的确认函……公司和T大学历史上和当前都不存在任何知识产权的纠纷和/或潜在纠纷，且T大学已对此出具书面确认函进行确认：‘LA公司目前从事的抗氧化剂、光稳定剂等高分子材料功能助剂业务所使用的核心技术成果（包括专利权及非专利技术)）不属于李某、孙某、毕某等科技人员在我单位的职务成果，也不涉及职务发明事项；LA公司及李某、孙某、毕某等科技人员在该等技术形成、取得、使用、收益等方面不存在侵害我单位合法权益的情况，与我单位不存在任何纠纷和/或潜在纠纷，我单位不会因该等核心技术的形成、取得、使用、收益等向LA公司及李某、孙某、毕某等科技人员提出任何权利主张。’”

对于转化企业而言，提示科技人员是在以兼职或离岗创业的方式参与转化企业的技术研发的过程中向所属科研机构取得知识产权相关的书面确认文件至关重要。

b.转化企业提供充分证据，证明相关科技成果构成职务发明

在因各种原因无法取得科研机构书面材料的情况下，转化企业也可以考虑通过证明相关科技成果不符合前文中职务发明的构成要件，进而证明其不涉及职务发明问题。

例如，在JM公司于创业板上市的过程中，其委托的律师事务所就在补充法律意见书中表明“姜某、刘某等科技人员是J大学的教师，其作为发明人之一的上述专利是执行公司的任务或主要是利用公司的物质技术条件所完成的发明创造，并且其仅在该等专利的研发过程中提供了少量的理论和技术指导，并未实质参与该等专利的研发，其不拥有该等专利的专利权或专利申请权，该等权利由公司所有。”

对于上述论证，其过程较为复杂，需要结合各种实际因素综合考量，例如：相关科技人员是否实质性参与了相关成果的研发工作、相关科技人员在科研机构的本职工作与相关成果的区别、相关科技成果是否利用了科研机构的物质技术条件等。值得提示转化企业的是，其在科技成果转化过程中应当注重对所投入的资金、设备、器材或者原材料等物质条件以及技术成果、知识产权等无形资产的投入证明资料进行保存，便于后续发生权属争议时作为支持己方主张的证据材料。

尽管如此，在科研机构未提供书面材料的情况下，仅转化企业自身的说明在证明力方面可能有所欠缺，需要通过大量的论证进行加强。

（2）科技成果构成科研机构职务发明，但已经通过相关安排符合转化企业持续经营的需求

若相关科技成果构成职务发明或确实难以排除构成科技人员所在的科研机构职务发明的风险，转化企业亦可以结合实际情况形成相应的安排，确保相关科技成果符合转化企业持续经营的需要。具体而言，主要可以考虑两种安排：

a.第一类，尽管相关科技成果确实属于科研机构的职务发明，但科研机构同意相关成果完全归属于转化企业单独所有。

在此种情形下，由于相关科技成果完全由转化企业享有和控制，通常不会对转化企业的独立性以及持续经营能力造成不利影响。结合实践经验来看，科研机构和转化企业通常会在以下两种场景下达成此类知识产权安排：

场景一：委托开发或合作开发项目中，基于相关商业考量，双方在签署相关协议时预先对成果的知识产权归属予以确认，约定特定范围内的知识产权（其中包括了部分科研机构科技人员的职务发明）由转化企业单独享有；

场景二：转化企业有意向科研机构取得其业已形成的科技成果知识产权（且该等知识产权属于科技人员的职务发明）。

针对后一种场合，转化企业还需要更进一步考虑如何向科研机构取得相关知识产权，相应对价以及相关合作在更长期的范围内可能对企业自身的影响，并遵循科技成果转化的相关规定。

b.第二类，尽管相关科技成果确实属于科研机构的职务发明，但科研机构同意通过与转化企业共有和/或授予独家许可等方式处置相应知识产权。

倘若转化企业并未取得相关知识产权，且向科研机构获取相关知识产权并不可行或并无必要的情况下，对于相关科技成果的职务发明问题，转化企业可以考虑通过与科研机构共有或取得科研机构的独家许可的方式取得一定的使用权。需特别注意的是，无论是共有还是独家许可，很可能都并不足够符合上市过程中关于知识产权独立性和自主性的要求，转化企业需要在关于专利共有、独家许可协议等文件中设置相应的安排，以尽量确保相关合作的稳定持续性以及对于相关知识产权适度的独立自主性。

此类安排中比较有代表性的是HZ公司的案例，审核部门在HZ公司科创版上市的第二轮问询中提出：“2014年3月1日发行人与X大学签署了‘光刻机双工件台技术转移与实施’《技术转让合同书》……双方共同所有160项专利技术；此外，X大学将一项名为IGBT高压功率器件原片背面激光退火工艺的发明专利以独占许可方式授予发行人……请发行人列示与X大学共有专利、专利实施许可、技术转让相关合同的主要条款，对发行人独占使用的情形是否约定变更条款，是否存在X大学停止授权或授权第三方的风险，分析相关事项对发行人的不利影响并作重大事项提示。”

针对上述问询，HZ公司提供了相关合同条款。在《技术开发（委托）合同》中，双方明确约定“乙方（X大学）同意将其作为标的专利权人所享有的实施权、诉讼权及求偿权全部授予给甲方（HZ公司），且将因其专利侵权而获得的赔偿、补偿全部归甲方所有。乙方享有荣誉权、报奖权以及在科学研究中的权利，但乙方不得使用标的专利技术进行商业行为。未经甲方书面同意，乙方不得对外转让标的专利技术中其拥有的任何部分的任何权益，也不得将标的专利技术许可给第三方使用。”在《专利实施许可合同》中，双方明确约定“许可方（X大学），在已经许可被许可方（HZ公司）实施专利的范围内又就同一专利与他人订立专利实施许可合同的，应当返还非法所得，被许可方有权终止合同并要求返还使用费……双方当事人各自在本专利技术基础上做出的新的发明创造的专利申请权归做出发明创造的乙方所有，但另一方有权在同等条件下优先有偿受让和使用该技术。”

基于上述条款，HZ公司进一步说明：“X大学不能单方面对相关专利权利的独占实施许可权利进行变更，除非X大学违反上述协议约定并承担相关违约成本、不可抗力或其他因素导致协议无效或终止的情况下，否则不存在X大学停止授权或授权第三方的风险。X大学作为我国最知名的高等学府之一，其主动违约的可能性相对较低。”

（3）科技成果构成职务发明，但相关成果与转化企业主营业务无关或关联性极低，不会对转化企业的持续经营造成重大不利影响

倘若该等成果与主营业务无关或关联性极低，转化企业也可以考虑从这一侧面来论证所涉职务发明权属问题不会对转化企业的持续经营造成重大不利影响。

相关的案例有BA公司，在该公司科创板上市的第一轮问询中，就被问到：“招股说明书披露，发行人与G大学为专利‘一种快速检测重金属离子的免疫学方法与试剂盒’的共有权人。请发行人说明：（1）相关专利的形成过程及具体来源，是否存在纠纷或潜在纠纷；（2）相关方对于上述专利权利享有和处分的约定，以及对发行人生产经营的影响。”

针对上述问题，BA公司答复：“2008年，G大学委托BA公司进行抗Pb单克隆抗体检测试剂盒开发，由BA公司的员工指导当时G大学的硕士在读研究生进行研究开发工作……因该专利技术由发行人和G大学共同研发，故由发行人和G大学共同于2010年11月申请专利并于2013年共同作为专利权人获得专利授权。发行人与G大学未对共有专利所涉及的专利共有人双方的权利和义务、相关专利权利的享有、处分、使用和利益分配等等作出过任何约定或安排，双方同意按照《中华人民共和国专利法》及其实施细则等相关法律法规的规定行使共有专利的专利权”。在此基础上，BA公司进一步说明：“截至本回复出具日，共有专利未应用于公司任何在研产品。发行人亦未基于共有专利产生任何其他专利或其他知识产权。鉴于共有专利与发行人主营业务的关联度较小，发行人未曾自行或许可他人实施共有专利，未来亦不会自行或许可他人实施共有专利，发行人律师认为，共有专利作为发行人和G大学共有专利且发行人和G大学未对共有专利所涉及的专利共有人双方的权利义务、相关专利权的享有、处分、使用和利益分配等作出过任何约定或安排，不会对发行人生产经营造成重大不利影响。”

结语

对于转化企业而言，职务发明问题是一个隐蔽却具有杀伤力的问题，其随着科技人员的科研活动自然产生，但若不及时对其识别并予以妥善处置，就有可能对企业的后续运营以及上市IPO等造成不利影响。在科技成果转化活动中，转化企业应当加强知识产权意识，对既存或潜在的科技人员职务发明及时识别并在相关合作协议中对知识产权的归属予以安排；在协商知识产权相关安排时，转化企业更需以自身发展的角度进行谋划，以避免未来陷入被动境地。

脚注：

[1] 分别参见(2019)闽民终297号民事判决书、(2009)沪高民三(知)终字第99号民事判决书、(2017)鲁民终1425号民事判决书以及(2003)高民终字第61号民事判决书。

以下文章来源于金杜研究院 ，作者张逸瑞 吴之洲